Vragen over merkrecht
Een bijdrage van Bas Kist (Chiever Marks & Brands)
1. Wat is een merk?
Artikel 2.1 van het Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom geeft een opsomming van de ‘tekens’ die als merk beschermd kunnen worden. De wet noemt onder andere woorden, letters, cijfers en vormen van verpakkingen. Uit de rechtspraak blijkt dat veel meer soorten ‘tekens’ geregistreerd kunnen worden. Bijvoorbeeld logo’s, kleuren, slagzinnen of de layout van een verpakking. Elk ‘teken’ dat onderscheidend vermogen bezit, kan als merk geregistreerd worden. Zuiver beschrijvende woorden zoals ‘Management Consultants’ of soortnamen zoals ‘fiets’ bezitten geen onderscheidend vermogen en kunnen niet beschermd worden.
2. Wat zijn ‘tekens die kunnen onderscheiden’?
Elk teken dat onderscheidend vermogen bezit kan in principe als merk beschermd worden. Als de consument aan een bepaald teken een product of dienst kan herkennen, als de consument door dat teken een bepaald product of een dienst kan onderscheiden van andere producten of diensten, dan bezit zo'n teken onderscheidend vermogen en kan het in principe als merk beschermd worden.
3. Kunnen lettercombinaties of cijfercombinaties een merk zijn?
Als een letter- of cijfercombinatie dient ter onderscheiding van waren of diensten van een bepaalde onderneming, dan is het een merk. Voorbeelden hiervan zijn 501 voor spijkerbroeken, FBTO voor verzekeringen of XS4ALL voor Internetdiensten.
4. Kan een vorm van de waar (of verpakking) een merk zijn?
Ja, vormen die de producten van een bepaalde onderneming van andere ondernemingen onderscheiden, kunnen in principe merken zijn. Maar, de eisen worden steeds strenger en veel vormen worden dan ook niet meer als voldoende onderscheidend gezien. Voorbeelden van een herkenbare vorm is de Toblerone chocolade of de Wokkel. Ook verpakkingen kunnen soms merk zijn.
5. Kan een logo als merk beschermd worden?
Ja, een logo kan als merk worden beschermd, omdat een logo eveneens dient om de waren en diensten uit een bepaalde onderneming te onderscheiden. Het logo kan in combinatie met de naam worden gedeponeerd, maar het kan ook los worden vastgelegd. Vaak heeft het logo, ook zonder de merknaam, een merkfunctie.
6. Kan een specifieke schrijfwijze een merk zijn?
Ja, zelfs een specifieke schrijfwijze kan als merk dienen en als zodanig beschermd worden. Denk bijvoorbeeld aan de schrijfwijze van het merk Coca Cola.
7. Kan een slagzin als merk beschermd worden?
Indien een slagzin de waren of diensten afkomstig van een bepaalde onderneming kan onderscheiden, is het een merk en kan het als zodanig beschermd worden. Hiervoor moet de zin in het Benelux Merkenregister ingeschreven worden. Net als bij ‘andere’ merken is het van belang dat de zin onderscheidend vermogen bezit. Vaak is dat niet zo en wordt het merk van de onderneming aan de slagzin toegevoegd om toch in het register te komen.
8. Wat is het Slagzinnenregister?
In Nederland kan een slagzin ook worden ingeschreven in het Slagzinnenregister van het Genootschap voor Reclame. Deze inschrijving geeft, in tegenstelling tot een merkregistratie, geen juridisch afdwingbaar recht. Registratie kan wel preventief werken omdat veel bedrijven, voorafgaand aan de introductie van een nieuwe zin ook vaak even dit register raadplegen. Juridische bescherming krijgt een slagzin alleen door registratie in het Benelux Merkenregister (eventuele auteursrechtelijke bescherming buiten beschouwing gelaten). De slagzin kan alleen ingeschreven worden in het Slagzinnenregister als er bewijs van gebruik wordt overgelegd.
9. Kan een enkele kleur als merk beschermd worden?
Ja, ook kleuren kunnen merken zijn. Denk aan het geel van Zwitsal, blauw van Campingaz of het lila van Milka chocolade. Door een merkregistratie kan de houder een kleur monopoliseren. Opdat voor derden duidelijk is welke kleur geclaimd wordt voor bepaalde waren en/of diensten, moet bij het depot de kleur worden aangegeven met een internationaal erkende kleurcode (PMS of Pantone). Het is overigens bijna altijd nodig dat de kleur is ingeburgerd. Dat wil zeggen dat de kleur gedurende een lange periode consequent gebruikt is voor bepaalde producten of diensten, zodat het relevante publiek in die specifieke kleur een merk ziet. Hiervan moet ook bewijs overgelegd worden. Heel snel zal een kleur dus niet gemonopoliseerd kunnen worden.
10. Kan een geur of geluid als merk gedeponeerd worden?
Indien een geur of geluid in staat is producten of diensten van elkaar te onderscheiden, dan functioneert dit in principe als merk. Maar een registratie ervan is niet eenvoudig. Het probleem zit hem in het feit dat de wet eist dat een merk grafisch moet kunnen worden weergegeven. Bij niet-grafische tekens als klanken en geuren treden er dan complicaties op. Want hoe geef je nu bijvoorbeeld een geur grafisch weer? Voor wat betreft het geurmerk heeft de hoogste Europese rechter bepaald, dat een geur niet grafisch kan worden weergegeven door een scheikundige formule, een beschrijving met woorden of een depot van een geurmonster in combinatie met een scheikundige formule en/of omschrijving van de geur. Daarmee lijkt de registratie van geuren uitgesloten. In november 2003 bepaalde het Europese Hof dat (muzikale) klanken door middel van een notenbalk wel als merk beschermd kunnen worden. Daarentegen blijft het moeilijk om geluiden die niet via een notenbalk zijn weer te geven als merk te registreren. Het Hof vond bijvoorbeeld de omschrijving ‘Het gekraai van een haan’ niet duidelijk genoeg om een dergelijk geluid als merk te beschermen.
11. Kan een familienaam als merk dienen?
Ja, de merkhouder van zo’n merk zal echter wel moeten accepteren dat een ander die toevallig dezelfde naam draagt, zichzelf gewoon moet kunnen blijven identificeren. Als je A. Heijn heet kan de supermarkt organisatie zich daar niet tegen verzetten, totdat je een supermarkt of soortgelijke activiteit begint, dan kunnen zij daartegen wel actie nemen.
12. Wat is een individueel merk?
Een individueel merk is een merk dat producten of diensten van de ene onderneming onderscheidt van die van andere ondernemingen. Bijna alle merken (99%) zijn individuele merken.
13. Wat is een collectief merk (ook wel keurmerk genoemd)?
Dit merk geeft aan dat de producten en/of diensten van verschillende ondernemingen bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben. De gebruikers van deze merken moeten aan bepaalde (kwaliteits)eisen voldoen. WOLMERK of KEMAKEUR zijn collectieve merken. Bij het depot van een collectief merk moet een reglement op het gebruik en toezicht worden ingediend. De merkhouder mag het merk zelf niet gebruiken, aangezien hij toezicht moet houden op het gebruik van het merk door anderen.
14. Waarom is het verstandig een merk registreren?
De Merkenwet werkt volgens het principe ‘zonder registratie geen recht’. Of het nu om een naam, een logo, een verpakking gaat, wie zijn merk niet registreert, loopt grote risico’s. Als een derde uw merk imiteert, kunt u zonder registratie nergens aanspraak op maken. Het kan zelfs gebeuren dat een ander uw merk registreert, met als mogelijk gevolg dat ú het niet meer mag gebruiken. Daarnaast vormt het merk een stuk van uw kapitaal en verhoogt de waarde van de onderneming door uw rechten te beschermen. Immers, als u uw bedrijf wilt verkopen, gaat het vaker om de naam en de reputatie dan om de machines of de klanten. Op zo’n moment is het dus belangrijk dat de naam goed beschermd is.
15. Hoe ontstaan rechten op een merk?
Om een merk te beschermen wordt een aanvraag ingediend bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Daarbij moet aangegeven worden voor welke producten en diensten het merk beschermd moet worden. Hierna krijgt het merk een depotnummer en een depotdatum en wordt het merk gepubliceerd. Een merk is pas beschermd als het de gehele registratieprocedure doorlopen heeft en is ingeschreven. Dat kan snel zes tot acht maanden in beslag nemen. Wel is het mogelijk om bescherming sneller te verkrijgen door een spoedinschrijving.
16. Is het mogelijk een merk slechts in Nederland te beschermen?
Bescherming in één Beneluxland is niet mogelijk, de drie landen vormen een 'eenheid'. Een merkinschrijving geldt dus altijd voor het gehele Beneluxgebied.
17. Is het verplicht om een merk te deponeren?
Nee, maar volgens de Benelux Merkenwet geeft het enkel gebruik van een merk geen aanspraak op bescherming. Volgens de Benelux Merkenwet wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door registratie. Zonder inschrijving wordt geen merkrecht verkregen en kan in beginsel niet worden opgetreden tegen inbreukmakers. Als hoofdregel geldt: 'wie het eerst komt, het eerst maalt'.
18. Wat is een merkonderzoek?
Voorafgaand aan de introductie van een nieuw merk is het mogelijk om een merkonderzoek te verrichten om na te gaan of er identieke of overeenstemmende merken zijn, die een obstakel kunnen vormen voor het nieuwe merk.
19. Waarom moet ik een merkonderzoek verrichten?
Het Benelux Merkenregister bevat meer dan 1 miljoen geregistreerde merken. De kans is dan ook aanwezig dat een sterk gelijkend merk reeds geregistreerd is. Zo’n ouder overeenstemmend merk kan een obstakel vormen. Om de kans op problemen in te schatten, is het raadzaam voorafgaand aan de introductie van uw merk te laten onderzoeken of het merk beschikbaar is. Hoewel het verrichten van onderzoek niet verplicht is, raden wij u dit wel ten zeerste aan. De schade kan immers groot zijn, als u na enige tijd gedwongen wordt het gebruik van uw merk te staken.
20. Welke rol spelen merkengemachtigden bij merkonderzoek?
De beoordeling van een merkonderzoek is een puur specialisme. Om antwoord te kunnen geven op de vraag of een bepaald merk wel of niet een obstakel vormt, is gedetailleerde kennis nodig van de rechtspraak op het gebied van het merkenrecht. Merkengemachtigden bezitten deze kennis en hebben veel ervaring in het beoordelen van merkonderzoeken.
21. Als een merk al jarenlang gebruikt wordt zonder dat het gedeponeerd is, bestaat er dan een recht ten opzichte van een inbreukmaker?
Nee, in principe niet. Gebruik van een merk geeft geen recht. Eventueel zou op basis van een andere wetgeving (bv. de Handelsnaamwet) wel aanspraak op bescherming gemaakt kunnen worden. Maar voor handelsnaambescherming is wel noodzakelijk dat de naam ook daadwerkelijk als handelsnaam wordt gebruikt.
22. Wie kan een merk deponeren?
Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan een merk deponeren, bijvoorbeeld een particulier, een Stichting, BV of NV. Een registratie kan ook op naam van meerdere (rechts)personen worden gesteld. De deposanten zijn dan gezamenlijk eigenaar.
23. Kan een merk in de Benelux gedeponeerd worden, terwijl de houder (deposant) geen adres of onderneming in de Benelux heeft?
Ja, iedereen kan een merk in de Benelux registreren, ongeacht zijn land van vestiging. Alleen moeten houders van buiten de Benelux wel een correspondentie-adres (zoals een merkenbureau) in de Benelux hebben.
24. Wat is ‘classificatie’?
Bij het deponeren van een merk moet aangegeven worden aan welke waren en/of diensten het merk gekoppeld wordt. De waren en diensten worden om administratieve redenen gerangschikt in 45 verschillende waren- en dienstenklassen. De klassen verschillen onderling naar de aard van de waren en diensten. Een merk voor spijkerbroeken wordt bijvoorbeeld gedeponeerd in klasse 25 (kleding, hoofddeksels en schoeisel). De klassen zijn puur bedoeld voor administratieve doeleinden. Bij conflicten wordt naar de producten/diensten gekeken en niet naar de klassenummers.
25. Wat is oppositie?
Na publicatie van een merkaanvraag kunnen houders van oudere merken, die menen dat het gedeponeerde merk teveel overeenstemming vertoont met hun oudere geregistreerde merk, een oppositie indienen. Via een oppositieprocedure kan getracht worden de registratie van het merk te verhinderen. De oppositie is een ambtelijke procedure die gevoerd wordt bij het BBIE. De oppositieperiode duurt twee maanden. Wordt er geen oppositie ingediend dan wordt de registratieprocedure voortgezet. Oppositie is goedkoper dan naar de rechter gaan. Om die reden is het belangrijk een bewakingsabonnement te hebben.
26. Hoelang is een merk beschermd?
Een Benelux merkregistratie is tien jaar geldig en kan worden verlengd voor steeds een termijn van tien jaar.
27. Moet een merk gebruikt worden om de rechten op een merkregistratie te handhaven?
Ja, binnen vijf jaar na de depotdatum moet het merk op een normale wijze in het economische verkeer zijn gebruikt. Een eenmaal aangevangen gebruik mag bovendien niet onderbroken worden voor een periode die langer duurt dan vijf jaar, tenzij daar een goede reden voor is. Wordt niet aan deze gebruiksplicht voldaan, dan kan de merkregistratie vervallen worden verklaard.
28. Moet een nieuw merkdepot worden verricht als een merk na verloop van tijd wijzigt (bv. modernisering van het lettertype)?
Ja, in principe wel. Het merk moet gebruikt worden zoals het in het Benelux merkenregister is ingeschreven. Anders bestaat het gevaar dat merk na verloop van tijd vervalt. Een nieuw depot is dus vereist indien een onderscheidend onderdeel van het merk wijzigt. Wanneer een merk slechts op ondergeschikte punten wordt gewijzigd, hoeft geen nieuw depot te worden verricht. Bij een kleine aanpassing van het lettertype in een logo, hoeft in het algemeen geen nieuw depot verricht te worden. Ook is het niet mogelijk aan de omschrijving van waren en diensten iets toe te voegen. Wel is het mogelijk deze omschrijving te beperken door bepaalde waren of diensten te schrappen.
29. Kan een merk worden overgedragen?
Ja, deze overdracht dient schriftelijk plaats te vinden. Het merkrecht is overdraagbaar, los van de onderneming waarvoor het merk wordt gebruikt. Gedeeltelijke overdracht van een merkregistratie kan ook (voor een deel van de waren en diensten).
30. Wat is een licentie?
De merkhouder kan besluiten een derde toestemming te geven zijn merk te gebruiken. Hij geeft dan een licentie. Deze licentie kan exclusief zijn, waardoor slechts die derde het merk mag gebruiken. Anders dan bij een overdracht blijven de rechten op het merk dan wel bij de merkhouder. Een licentie kan overigens, in tegenstelling tot een overdracht, wél betrekking hebben op een gedeelte van het Benelux-gebied.
31. Wat betekent het teken ®?
Het symbool ® staat voor "registered trademark". Dit teken kan gebruikt worden als een waarschuwing naar derden, om aan te geven dat het merk is geregistreerd. Juridisch gezien heeft ® geen betekenis in de Benelux. In de Verenigde Staten van Amerika heeft het teken echter wel juridische waarde, en mag het niet zomaar gebruikt worden.
32. Wat is de betekenis van ™?
Omdat ® niet zomaar mag worden gebruikt in de Verenigde Staten van Amerika wordt daarom het teken ™ (Trade Mark) gebruikt bij merken die gedeponeerd zijn, maar nog niet in het merkenregister zijn ingeschreven. Pas als het merk daadwerkelijk is ingeschreven gebruikt men het symbool ®. Het teken ™ wordt ook in Europa veel gebruikt, vooral ook in situaties waarin het merk zijn registratieprocedure nog niet heeft afgerond. Het ™ symbool heeft geen juridische betekenis.
33. Kunnen alle merken geregistreerd worden?
Nee, een registratie van een merk kan geweigerd worden door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Sinds 1 januari 1996 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom de bevoegdheid een merk te weigeren. De belangrijkste weigeringscriteria zijn: a. Het gedeponeerde teken mist ieder onderscheidend vermogen. b. Het gedeponeerde teken is in strijd met de goede zeden of de openbare orde. c. Het gedeponeerde teken is misleidend. d. Het gedeponeerde teken bestaat uit vlaggen, wapens en andere staatsemblemen die niet als merk kunnen worden geregistreerd.
34. Wat is ‘verwording tot soortnaam?
Wanneer een merk door toedoen of nalaten van de merkhouder de gebruikelijke naam voor een product of dienst is geworden is het merk verworden tot soortnaam. De houder kan dan geen rechten meer op het merk doen gelden. Voorbeelden van merknamen die zijn verworden tot soortnaam zijn Linoleum, TL (buis), Waxine en Frisbee.
35. Wanneer is een merk misleidend?
Een merk is misleidend wanneer er tegenstrijdigheid bestaat tussen enerzijds de elementen in het merk en anderzijds de bij het depot opgegeven waren en diensten, waardoor het gebruik van het merk misleiding van het publiek tot gevolg kan hebben. Zo kan een afbeelding van een koe voor plantaardige margarine een misleidend merk zijn omdat het publiek zou kunnen menen dat het om roomboter gaat.
36. Mag een merk dat geweigerd is door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom wel gebruikt worden?
In beginsel kan een geweigerd merk gewoon gebruikt worden. Echter, het merk geniet dan geen bescherming onder de Benelux Merkenwet. De houder kan derden niet verbieden een overeenstemmend of identiek merk te gebruiken.
37. Kan het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom een merk weigeren als het al door een ander is geregistreerd?
Nee. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom heeft niet de bevoegdheid merken te weigeren omdat zij identiek of overeenstemmend zijn aan een reeds bestaand merk. Dergelijke conflicten zullen tussen de partijen zelf uitgevochten moeten worden. Dat kan via een oppositieprocedure (ambtelijke procedure bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom) of via een gerechtelijke procedure.
38. Welke rechten heeft een merkhouder?
Via het merkenrecht kan de merkhouder anderen verbieden zijn merk of een overeenstemmend merk te gebruiken en te registreren. De merken moeten zodanig op elkaar lijken dat het gevaar bestaat dat het publiek de merken zal verwarren. Voor een geslaagde actie moet er dus sprake zijn van ‘soortgelijkheid’ van de producten (1) en bovendien moet er ‘gevaar voor verwarring’ (2) zijn.
39. Kan een merkhouder te allen tijde optreden tegen inbreuken?
Wanneer een merkhouder het gebruik van een inbreukmakend merk gedurende een periode van vijf jaar tolereert (bewust gedoogt), verliest hij zijn recht om hiertegen op te treden.
40. Kan een merkhouder ook optreden als zijn merk voor andere soorten producten wordt gebruikt?
Een merkrecht geeft primair bescherming voor de categorie waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. In principe geeft het de merkhouder niet het recht op te treden tegen iemand die zijn merk voor totaal andersoortige producten gebruikt. Er is echter wel een belangrijke uitzondering op de regel. De merkhouder kan ook optreden tegen het gebruik van zijn merk voor totaal andere waren en diensten als hij kan aantonen dat (1) zijn merk bekend is en (2) zijn merk een bepaalde vorm van schade ondervindt van het gebruik van de ander.
41. Moet een merk beschermd worden in elk exportland?
Ja, het verdient aanbeveling een merk te registreren in de landen waar het gebruikt wordt. Zonder bescherming is het merk in de exportlanden min of meer vogelvrij.
42. Hoe kan een merk in het buitenland beschermd worden?
Merkbescherming is nationaal geregeld (de Benelux is een uitzondering, omdat de drie Beneluxlanden één merkenwet hebben). In ieder land waar bescherming gewenst is, zal een merkdepot moeten worden verricht. Er bestaan echter internationale overeenkomsten, op basis waarvan één aanvraag in meerdere landen tegelijk een merkrecht kan worden verkregen. Voorbeelden hiervan zijn de Internationale Registratie via de Overeenkomst van Madrid en de Europese Merkregistratie (Gemeenschapsmerk). Vaak is een registratie via deze systemen eenvoudiger en voordeliger dan het verrichten van afzonderlijke nationale registraties.
43. Wat is een Internationale Merkregistratie?
Eén van de manieren om merkbescherming in het buitenland aan te vragen is door het verrichten van een Internationale Merkregistratie. Binnen deze Internationale registratie kunnen landen worden aangewezen welke zijn aangesloten bij het Verdrag van Madrid. Dit zijn ongeveer 80 landen.
44. Wat is een Gemeenschapsmerk?
Door het verrichten van een Gemeenschapsmerkregistratie (EU merkregistratie) krijgt een merk bescherming in de 27 lidstaten van de Europese Unie. De registratie geldt als één recht voor alle EU-landen en bestaat niet, zoals de Internationale Registratie, uit een bundel van nationale rechten. De geldigheidsduur van een Gemeenschapsmerk is tien jaar en kan steeds met een periode van tien jaar worden verlengd.
45. Kan een Gemeenschapsmerkregistratie voor een deel van de Europese Unie worden overgedragen?
Nee, een Gemeenschapsmerk kan alleen in zijn geheel worden overgedragen. Het is echter wel mogelijk een licentie te verlenen voor een bepaalde regio.
46. Geeft het Gemeenschapsmerk een beter recht dan afzonderlijke nationale registraties?
Nee, het Gemeenschapsmerk treedt niet in plaats van nationale registraties. Een ieder is vrij een nationaal merk dan wel een Gemeenschapsmerk te aan te vragen.
47. Wat is het 'recht van voorrang’ of prioriteit?
Indien een merk binnen zes maanden na de datum van het eerste depot in een ander land wordt ingediend, kan prioriteit worden ingeroepen waardoor de nieuwe merkrechten terug dateren naar de depotdatum van de eerdere registratie.
48. Hoe bewaak ik mijn merk?
Om op de hoogte te blijven van mogelijke inbreukzaken biedt Zacco de mogelijkheid tot het afsluiten van een merkbewakingsabonnement. Middels dit abonnement wordt u op de hoogte gehouden van overeenstemmende merken welke worden aangevraagd bij de Merkenautoriteiten. Op deze manier wordt inbreuk tijdig gesignaleerd en kunt u desgewenst actie ondernemen, waarbij wij u verder van dienst kunnen zijn. Actie zou dan kunnen bestaan uit het indienen van oppositie om de merkaanvraag te blokkeren of het sturen van een sommatiebrief en in onderhandeling met de merkhouder treden.
|
